기술이전 계약 성패 가르는 IP 실사… 특허 반환만으론 부족

바이오 기술이전 계약에서 라이선스가 종료되면 특허권은 통상 원 소유자에게 반환되지만, 신약 개발 분야에서는 이것만으로 충분하지 않다는 지적이 나왔다. 라이선시가 임상 개발 과정에서 축적한 임상데이터, 규제 문서, 노하우 등에 접근하지 못하면 원 개발사가 처음부터 다시 개발을 시작해야 할 수 있기 때문이다. 한미약품의 에페글레나타이드가 대표적 사례로, 사노피가 글로벌 3상을 진행하다 권리를 반환했지만 한미약품은 사노피가 생성한 임상데이터를 확보해 개발을 이어갈 수 있었고 현재 국내 비만치료제 출시를 준비 중이다. KAI특허법률사무소 김지연 변리사는 지난 9월 21일 코엑스에서 열린 '코리아 라이프사이언스 위크' 발표에서 이 사례를 소개하며 계약서가 특허 소유권 외에도 자료 반환 범위를 명시해야 한다고 강조했다. 그는 IP 실사(IP DD)를 ①소유권 및 처분권, ②권리의 유효성과 범위, ③계약 의무 및 부담 사항 등 세 영역으로 구분하고, 특히 계약 종료 시 권리회귀(reversion) 조항의 중요성을 짚었다. 또한 유전자치료제처럼 실제 상업화에 필요한 서열이 특허 청구항에서 누락되는 경우, 특허 출원 자체가 보호를 보장하지 않는다는 점도 위험 요인으로 지적했다. 제3자 특허 침해 가능성과 직원 발명에 대한 권리 승계 절차 미비도 거래를 저해할 수 있는 요소로 제시됐다. 김 변리사는 이런 위험이 발견되더라도 회사가 설계 우회 등 신뢰할 수 있는 대응책을 제시하면 거래가 지속될 가능성이 높아진다고 덧붙였다.